Глава 75. Право на секрет производства (ноу-хау)

 

Вводный комментарий

 

Часть четвертая ГК РФ впервые систематизировала нормативный материал по вопросу о правовом регулировании отношений, возникающих в связи с возникновением, оборотом и прекращением прав на секреты производства. Сам объект гражданских прав и собственно термин "ноу-хау" впервые был легализован странами англосаксонской системы права - США и Великобританией. В буквальном переводе с английского языка "know-how" означает "знать, как", что является сокращением выражения "знать, как это сделать". В российском законодательстве указанный объект гражданских прав длительное время не имел нормативного закрепления. Близким по значению к промышленному секрету по своему содержанию (но не правовому режиму) было рационализаторское предложение. До принятия части четвертой ГК РФ понятие секрета производства укладывалось в понятие коммерческой тайны, иного способа обеспечить правовую защищенность обладателей секретов производства не представлялось возможным, в связи с чем использовался правовой режим последней, что, однако, существенно затрудняло оборот указанного объекта гражданских прав, прежде всего потому, что законодательство содержало лишь нормы дефиниции, охранительные нормы и ничтожное количество специальных, регулятивных норм.

В настоящее время нормативную основу регулирования отношений, возникающих в связи с возникновением, оборотом и прекращением прав на секреты производства, помимо собственно гл. 75, составляют ФЗ РФ "О коммерческой тайне", ФЗ РФ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

Следует отметить, что правовое регулирование отношений, возникающих в связи с возникновением, оборотом и прекращением прав на секреты производства, по-прежнему носит фрагментарный характер, особенно это очевидно, если рассматривать основания и пределы ответственности сторон по договору о передаче исключительных прав или лицензионному договору, поэтому защита прав на ноу-хау заинтересованных лиц зависит прежде всего от способности сторон самостоятельно, в пределах, определенных законом, урегулировать свои отношения договором, четко, правильно и корректно сформулировать условия последнего. Иначе, договор между сторонами имеет решающее значение при регулировании соответствующих отношений.

 

Статья 1465. Секрет производства (ноу-хау)

1. Комментируемая статья содержит легальное понятие секрета производства. Критерием отнесения сведений к секретам производства в соответствии с законом являются следующие свойства:

- наличие действительной или потенциальной коммерческой ценности, т.е., сведения имеют стоимость, что предопределяется характером сведений;

- неизвестность этих сведений третьим лицам;

- отсутствие законных оснований для свободного доступа для третьих лиц к сведениям, при этом под третьими лицами следует понимать участников гражданского оборота, но не уполномоченных органов государственной власти, которые в силу своих полномочий вправе требовать предоставления тех или иных сведений;

- введение в отношении таких сведений режима коммерческой тайны.

Понятие коммерческой ценности можно вывести из содержания понятия коммерческой тайны, определенного в п. 1 ст. 3 ФЗ РФ "О коммерческой тайне", в соответствии с которым существенным признаком таковой является возможность для ее обладателя при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду.

С учетом того, что ценность секрета производства поставлена в зависимость от факта неизвестности соответствующих сведений любым третьим лицам, относимость тех или иных сведений к числу секретов производства на стадии возникновения права определяется исключительно обладателем такой информации. Единственным формальным, объективным критерием является введение в установленном ФЗ РФ "О коммерческой тайне" порядке соответствующего режима (режима коммерческой тайны), все иные критерии в той или иной степени являются оценочными. Видится, что законом установлена опровержимая презумпция относимости сведений, в отношении которых введен режим коммерческой тайны к секретам производства. В рамках судебного разбирательства, например, о действительности договора о передаче исключительных прав, указанная презумпция может быть опровергнута с тем, чтобы отказать оспариваемому договору в предоставлении правового режима, определенного частью четвертой ГК РФ для объектов интеллектуальной собственности.

К числу секретов производства может быть отнесено практически любое решение производственного характера: от пропорции смешения поваром специй при приготовлении фирменного блюда; компонентов, используемых для приготовления того или иного аромата, организациями, занимающимися производством парфюмерии; секретов "волшебства" фокусника (например, технологии проведения представлений Дэвидом Копперфилдом) до способа продаж, разработанного конкретной компанией или алгоритма совершения действий, выработанного юридической фирмой, позволяющим наиболее эффективно взыскивать долги. Иначе, правовая конструкция секрета производства позволяет обеспечить правовую защиту результату интеллектуальной деятельности, который имеет коммерческую ценность, однако не отвечает признакам ни одного из объектов интеллектуальных прав либо по тем или иным причинам использование режима соответствующего результата интеллектуальной деятельности является нецелесообразным.

2. При разрешении вопроса о предоставлении тем или иным сведениям правового режима секрета производства следует исходить из предположения о том, что если таковые в соответствии с ФЗ РФ "О государственной тайне" могут быть отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну, в распространении на такую информацию, пусть даже отвечающую признакам секрета производства, правового режима, определенного гл. 75, следует отказать; конкуренция между нормами гражданского законодательства о коммерческой тайне и положениями законодательства о государственной тайне должна быть разрешена в пользу последнего, так как оно использует свои инструменты и механизмы для обеспечения конфиденциальности соответствующих сведений, преследует иные цели и регулирует иные отношения, нежели определенные в ст. 2 ГК РФ.

Также следует отметить, что никакой иной вид тайны, в том числе медицинская, адвокатская, связи и т.д., кроме коммерческой, не может быть отнесен к секретам производства.

3. Секреты производства своим происхождением по большей части обязаны объектам патентных прав. Зачастую сведения, относимые к числу секретов производства, отвечали признакам объектов патентных прав, а некоторые и нет, однако коммерческой ценностью обладали. Кроме того, в подавляющем большинстве случаев для внедрения того или иного патентоспособного результата интеллектуальной деятельности требуются специальные познания, способы, методы, которые по тем или иным причинам не охраняются патентом, однако имеют коммерческую ценность, поскольку позволяют более эффективно использовать запатентованный объект. В связи с этим существует проблема отграничения объекта патентных прав от секрета производства. Видится, что любой объект промышленной собственности, не получивший признания со стороны государства, в установленном законом порядке отвечает признакам секрета производства, в том случае, если в отношении последнего введен правовой режим коммерческой тайны. После предоставления правового режима объекта патентных прав применение правового режима гл. 75 исключается как по причинам правового порядка, так и по соображениям целесообразности (объекты патентных прав пользуются несравненно более эффективной защитой).

Видится, что вполне логичным и отвечающим интересам субъекта будет формирование правового режима секрета производства в отношении патентоспособного объекта промышленной собственности до момента выполнения формальностей, необходимых для предоставления соответствующего режима.

 

Статья 1466. Исключительное право на секрет производства

1. Комментируемая статья определяет содержание исключительного права на секрет производства, в состав которого входит право использования секрета производства любым не запрещенным законом способом, а также право распоряжения указанным исключительным правом.

Видится, что перечень, определенный ст. 1466 ГК РФ, не исчерпывает весь круг правомочий, принадлежащих обладателю секрета производства. Указанному лицу, помимо указанных прав, безусловно, принадлежит право на изменение содержания секрета производства и право на защиту.

2. Пункт 2 ст. 1466 ГК РФ рассчитан на применение в тех случаях, когда лицо приобрело право на секрет производства путем совершения добросовестных действий, т.е. посредством собственной интеллектуальной деятельности, без использования охраняемых законом объектов интеллектуальных прав, принадлежащих другим лицам. К таким действиям следует отнести прежде всего собственно создание секрета производства, а также приобретение его до момента, когда те или иные сведения стали отвечать признакам, определенным в ст. 1465 ГК РФ, например, до момента введения лицом в отношении таких сведений режима коммерческой тайны.

 

Статья 1467. Действие исключительного права на секрет производства

1. Комментируемая статья определяет момент прекращения исключительного права на секрет производства. Закон не связывает прекращение права с истечением определенного срока, но указывает на юридически значимое обстоятельство - прекращение конфиденциальности сведений. Подобное законоположение позволяет сделать вывод о том, что потенциально исключительное право на секрет производства - право с неограниченным сроком действия, "долгожитель" среди всех исключительных прав.

Следует отметить, что закон не придает юридического значения причине разглашения сведений, составляющих секрет производства, и соответственно не ставит в зависимость от указанной причины прекращение исключительных прав.

Это могут быть как правомерные, так и неправомерные действия любых лиц, события и иные юридические факты, при этом следует признать, что под разглашением содержания секрета производства следует понимать завладение таким содержанием любым лицом, которое в силу закона или договора не обязано сохранять их конфиденциальность. Главное обстоятельство, которому закон придает значение, - сведения, составляющие секрет производства, становятся доступными для третьих лиц.

Не образует состава нарушения конфиденциальности сообщение сведений, составляющих секрет производства органам государственной власти, иным лицам, имеющим право получать такие сведения в силу закона или договора.

2. Закон не определяет момента возникновения исключительного права на секрет производства, что, однако, не исключает необходимости определения момента возникновения такого права.

Видится, что необходимость определения момента возникновения исключительного права на секрет производства может возникнуть в том случае, если возникнет спор относительно того, правомерно ли лицом были почерпнуты соответствующие сведения, предоставлялся ли соответствующим сведениям в момент их получения третьим лицом правовой режим секрета производства. Представляется, что коль скоро в соответствии со ст. 1465 ГК РФ существенным признаком секрета производства является предоставление ему правового режима коммерческой тайны, соответственно момент возникновения права следует связывать именно с моментом введения режима коммерческой тайны, выполнения заинтересованным лицом формальностей, предусмотренных ФЗ РФ "О коммерческой тайне".

 

Статья 1468. Договор об отчуждении исключительного права на секрет производства

1. Статья 1468 ГК РФ дает легальное определение договора об отчуждении исключительного права. Исходя из содержания п. 1 комментируемой статьи, следует определить, что указанный договор может быть построен как по модели реального, так и консенсуального договора, по общему правилу с учетом презумпции возмездности всякого гражданско-правового договора, в том числе и договора об отчуждении исключительных прав (п. 3 ст. 423, п. 3 ст. 1234 ГК РФ) и является возмездным и взаимным.

Договор об отчуждении исключительного права на секрет производства совершается в простой письменной форме и не требует государственной регистрации.

Предметом договора является исключительное право на секрет производства, при этом следует отметить, что право в полном объеме, а не его часть. Правовым последствием заключения и исполнения договора об отчуждении исключительного права на секрет производства для правообладателя является прекращение его исключительного права и возникновение такового на стороне приобретателя. Вместе с тем следует отметить, что о прекращении исключительного права правообладателя можно вести речь только с некоторой степенью условности, поскольку информация, составляющая содержание секрета производства, в отличие от большинства иных объектов гражданских прав, способна к копированию без изменения ее потребительских свойств. Принимая во внимание то, что использование секрета производства обусловлено сохранением режима конфиденциальности, будет весьма сложным установить, использует ли лицо, произведшее отчуждение исключительного права на секрет производства, последний в своей деятельности.

Кроме того, следует отметить, что существенной особенностью договора об отчуждении исключительного права является необратимость порожденных им последствий. И хотя можно вести речь о применении последствий недействительности ничтожной сделки в части возврата сторон в первоначальное положение, вместе с тем следует предположить, что решение суда не заставит контрагента (приобретателя) забыть о секрете производства и тем более не позволит проконтролировать копирование такого результата интеллектуальной деятельности.

2. В большинстве случаев договор об отчуждении исключительно права на секрет производства сопутствует договору об отчуждении объекта патентных прав, поскольку, как показывает практика, использование патентоспособных объектов зачастую обусловлено необходимостью обладания тем или иным объемом информации определенного свойства, которая по тем или иным причинам не вошла в охраняемую часть патентоспособного объекта. Если имеет место быть договор, по которому отчуждаются в том числе и исключительные права на секрет производства, к такому договору подлежат применению как нормы об обороте объекта патентных прав, так и нормы, определяющие правовой режим секрета производства.

3. Особенностью договора об отчуждении исключительного права на секрет производства является то, что контрагенты подвергаются существенному риску. На стадии согласования договора (при обсуждении его предмета) правообладатель вынужден в той или иной мере раскрыть перед приобретателем некоторые сведения, составляющие секрет производства, без гарантии того, что договор будет заключен. В свою очередь приобретатель рискует в той части, что правообладатель сохранит фактическую возможность разгласить сведения, составляющие секрет производства, что может нивелировать его экономическую ценность и привести к прекращению приобретенных прав. Кроме того, в момент совершения договора приобретатель может только догадываться относительно периода, в течение которого секрет производства сохранит свою коммерческую ценность, что с учетом стремительного развития науки представляет собой существенный риск, поскольку нельзя исключить возможности обнаружения такого секрета производства третьими лицами на законных основаниях. С учетом изложенного следует очень скрупулезно подходить к согласованию условий соответствующего договора.

Минимизация указанных рисков происходит как за счет разумного экономического поведения, так и за счет сугубо правовых средств. В международной практике практикуется заключение платного предварительного (опционного) соглашения, в силу которого приобретатель принимает на себя обязанность не разглашать и не использовать до момента заключения договора об отчуждении исключительного права на секрет производства сведения, полученные от правообладателя и носящих конфиденциальный характер; правообладатель в свою очередь в течение того же промежутка времени обязуется не вступать в переговоры с иными потенциальными приобретателями.

 

Статья 1469. Лицензионный договор о предоставлении права использования секрета производства

1. Статья 1468 ГК РФ дает легальное определение лицензионного договора. Равно как и договор об отчуждении исключительного права на секрет производства, лицензионный договор может быть построен как по модели реального, так и консенсуального договора, по общему правилу является возмездным и взаимным.

Лицензионный договор совершается в простой письменной форме и не требует государственной регистрации.

2. Лицензионному договору присущи все черты и риски, которые характерны для договора об отчуждении исключительного права с тем отличием, что в данном случае лицензиар вправе не только использовать секрет производства, но и может сохранить право предоставить право использовать иным лицам тот же самый секрет производства, что существенно увеличивает риск раскрытия секрета производства третьим лицам и соответственно прекращения существования объекта гражданских прав.

3. Закон не устанавливает в качестве обязательного признака договора об отчуждении исключительного права его возмездность, вместе с тем следует предположить, что в случае, если указанный договор является возмездным, стороны свободны в выборе способа оплаты: таковой может быть и единовременная выплата, и периодические платежи, а также передача имущества или любая иная форма.

4. Лицензионный договор о предоставления права использования секрета производства следует отграничивать от договора коммерческой концессии. Разграничение следует проводить по предмету каждого из договоров. В соответствии с п. 1 ст. 1027 ГК РФ предметом договора коммерческой концессии являются комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, включающий право на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности на коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау). Соответственно, если предметом договора, помимо собственно секрета производства, являются и результаты интеллектуальной деятельности, поименованные в п. 1 ст. 1027 ГК РФ, к такому договору подлежат применению положения гл. 54 ГК РФ, к правовому режиму секретов производства - субсидиарно нормы гл. 75 ГК РФ, причем только в части, определяющей режим указанного объекта гражданских прав, исключая правила о лицензионном договоре.

 

Статья 1470. Служебный секрет производства

Правило ст. 1470 ГК РФ о принадлежности исключительного права на секрет производства, созданного работником в рамках выполнения трудовых функций или конкретного задания работодателя, является императивным, изменить его по соглашению сторон не представляется возможным. Однако следует предположить, что если речь идет о патентоспособном результате интеллектуальной деятельности, соответствующее правило может быть изменено, поскольку это допускается п. 3 ст. 1370 ГК РФ.

 

Статья 1471. Секрет производства, полученный при выполнении работ по договору

Правила о принадлежности исключительного права на секрет производства, который был создан при исполнении указанных в ст. 1471 ГК РФ договоров, являются диспозитивными и по общему правилу устанавливают принадлежность исключительных прав исполнителю.

Видится, что правила, установленные комментируемой статьей, действуют только в том случае, если секрет производства не является предметом соответствующего договора, поскольку в силу положений о каждом из указанных договоров права на результат (предмет договора) должны быть переданы заказчику. Иначе, статья 1471 ГК РФ распространяется на случаи, когда секрет производства был создан "случайно", является "побочным", сопутствующим результатом.

Общее правило, установленное ст. 1471 ГК РФ, вполне объяснимо и проистекает из двух причин: во-первых, коль скоро оно применимо только в случаях, когда секрет производства не входит в предмет соответствующего договора, значит, права на него не подлежат передаче заказчику; во-вторых, в силу особенностей секрета производства (конфиденциальности) заказчик может просто и не знать о том, что соответствующий объект гражданских прав был создан при исполнении договора о выполнении соответствующего вида работ.

 

Статья 1472. Ответственность за нарушение исключительного права на секрет производства

1. Секрет производства среди всех иных результатов интеллектуальной деятельности является наименее защищенным. Законом предусмотрен единственный способ защиты прав правообладателя возмещение убытков, при этом закон точно определяет круг ответственных лиц. В связи с этим следует максимально использовать возможность установления мер ответственности на основании договора. Вместе с тем следует отметить, что ни те, ни другие (основания ответственности - закон и договор) не обеспечивают должной степени защиты интересов правообладателя, поскольку, как показывает практика, доказывание размера убытков в рамках гражданского или арбитражного процесса представляет существенные трудности, применение судами ст. 333 ГК РФ при оценке неустойки, как грабительской, также оставляет желать лучшего. В связи с изложенным представляется обоснованным использование такого способа обеспечения исполнения обязательств по неразглашению секрета производства, который бы в максимальной степени гарантировал интересы правообладателя. Из числа предусмотренных действующим законодательством таковым может быть лишь штрафная неустойка, которая позволит одновременно взыскать как неустойку, так и убытки.

К сожалению, законодателем не предусмотрены аналогичные штрафные санкции, которые применимы в случае нарушения авторских прав, что представляется по меньшей мере непонятным. Коль скоро основной причиной установления штрафных санкций за нарушение авторских послужила сложность в доказывании убытков, причиненных их нарушением, почему аналогичная норма не введена в отношении секретов производства, ведь доказывание размера убытков в случае нарушения прав на секрет производства нисколько не проще, напротив, намного сложнее. Более того, следует отметить, что среди всех результатов интеллектуальной деятельности секреты производства являются самыми уязвимыми, поскольку наиболее распространенный вид нарушения - разглашение информации, составляющей содержание секрета производства, - влечет прекращение исключительного права, чего нельзя сказать об иных результатах интеллектуальной деятельности.

2. Пунктом 2 комментируемой статьи установлено основание освобождения от ответственности за неправомерное использование секрета производства - неосведомленность пользователя о неправомерности использования. Подобное положение закона позволяет сделать вывод о том, что ответственность строится на началах виновности. Безотносительного того обстоятельства, что ставить ответственность в зависимость от субъективного осознания "правонарушителя" несколько некорректно (доказать субъективное осознание лица практически невозможно, если только оно само не признается), следует отметить ряд моментов, которые представляются обоснованными и позволят нивелировать несколько некорректные положения п. 2 ст. 1472 ГК РФ. Видится, что в силу общей презумпции противоправности деяния, причинившего вред, незаконность использования, а также умышленный, неслучайный доступ к секрету производства должен презюмироваться, обязанность по доказыванию оснований для освобождения от ответственности незаконного пользователя должна быть возложена на последнего. В случае установления судом неукоснительного соблюдения правообладателем правого режима коммерческой тайны, отсутствия возможности утечки информации незаконный пользователь не может быть освобожден от ответственности.

 

⇐ Предыдущая76777879808182838485Следующая ⇒

Поделиться: